本文介绍并分析了与必要性评估所面临的相关挑战。基于一个假设的例子，本文指出可能导致不可靠和误导性结果的因素并在结论中提出在进行必要性评估时应考虑的实用建议，以得出可靠的结果。
PART/1
导 言
自20世纪80年代实施以来，蜂窝通信标准（1G至5G）取得了巨大成功。去年，移动技术和服务为全球经济贡献了5.2万亿美元（约37万亿人民币），并支撑了2800万个工作岗位[1]。这些全球化标准是由7个标准制定组织联合组成的 3GPP 制定的，其中包括代表中国的CCSA和负责管理3GPP秘书处的ETSI[2]。
蜂窝通信标准是大量投资的结果[3]，通常受到专利的保护，因而实施某一标准需要获取与该标准相关的标准必要专利（SEP）的许可。由于5G正在全球范围内部署，许多利益相关者，例如实施者、其他SEP权利人或投资者，很有兴趣了解如针对5G标准的此类披露的专利组合的必要性。
为了满足这一需求，最近已有多篇关于5G专利的报告被发表。北京知产力于2023年10月29日发布的《5G专利报告对比分析与差异性问题研究》[4]对这些报告进行了深入研究，分析其研究方法和结果。所有这些被分析的5G专利报告都有一个共同出发点：ETSI专利数据库，ETSI成员在该数据库中披露[5]他们认为具有潜在必要性的专利族（包括专利申请）。ETSI收集这些自我披露但是并不对其必要性进行评估。这意味着这些专利族的权利要求[6]可能是或可能成为3GPP制定的相关标准所必要的。在实践中，这些潜在的标准必要专利族中只有一小部分最终会成为真正标准必要的[7]。这种"过度披露"（披露的专利明显多于真正的标准必要专利）是由多种因素造成的。例如，一项专利申请可能未被授权；或者进行了修改才被授权从而使已授权的专利不再是标准必要的。此外，专利也可能被撤销或无效。最后，为了提高透明度，公司可能在专利（或专利申请）有可能成为标准必要专利时立即进行披露，这样实施者就可以知道，成为标准必要专利的专利将以公平、合理和非歧视的条款和条件获得使用。
一些研究仅通过比较SEP权利人所作披露的数量，来确定哪些公司在某一标准例如5G中处于领先地位。然而，这样的比较并不能提供多少有价值的信息，因为不同SEP权利人所披露的专利组合的必要率[8]之间存在显著的差异。“必要率”是指在专利组合中，包含标准必要权利要求的披露的专利族所占的比例。例如，如果在由100个披露的专利族组成的专利组合中，有10个专利族包含标准必要权利要求，则该专利组合的必要率为10%。换句话说，该比率越高，所披露的专利组合中的标准必要专利的数量就越多。因此，在两个必要率分别为4%和20%且具有相同的向ETSI进行的披露数量的专利组合中，第二个专利组合将包括五倍于第一个专利组合的标准必要专利族。许多研究报告称各公司间的必要率差异十分巨大[9]。仅仅比较披露数量而不评估这些披露是否反映了真正的标准必要专利，将得出不准确的结果。对披露的简单比较会假设所有声明人具有相同的平均必要率，这并不反映实际情况。仅仅比较披露而不进行任何必要性评估[10]还会鼓励进一步的过度披露，因为那些披露大量相关性存疑的专利族的声明人到头来却会在这种比较中占据优势。因此，欧洲委员会认为，在利用披露评价专利组合时，有必要进行必要性评估[11]。
因此，需要进行从披露中识别出标准必要专利的必要性评估以实现更加公平的比较。一些研究进行了必要性评估，以确定在披露的专利族中哪些专利族对5G标准而言是必要的。然而，令人十分担忧的是，这些报告所采用的方法和得出的结果存在显著的差异[12]。简单地说，这种差异意味着不可能所有报告都是准确的。由此产生了一个根本问题：应该相信谁的方法和结果？
造成这种不一致的一个根本原因是，对必要性进行合理的评估既费力又费时。因此，毫不意外的是，一些评估人员可能会寻求其他方法来限制工作量，同时又能得出一定的结果。然而，由于缺乏严格的方法，此类分析将会产生不准确的结果[13]。
本文介绍并分析了与必要性评估相关的挑战。基于一个假设的例子，本文指出了可能导致不可靠和误导性结果的因素并在结论中提出在进行必要性评估时应考虑的实用建议，以提供可靠的结果。
PART/2
必要性评估
在讨论对必要性评估的要求之前，有必要澄清"标准必要专利"一词的含义[14]：
标准必要专利（SEP）是指包括必然会被符合标准的设备等侵权的权利要求的专利。
在3GPP的背景下，设备包括手机、物联网设备、基站等。在现实生活中，专利根据其权利要求的范围提供不同水平的保护。只有在专利权利要求的范围内的内容才受到保护。同样，为了使一件专利成为标准必要专利，标准的技术要求必须必然导致符合标准的设备落入该专利的权利要求的范围内：
必要性评估是指对符合标准的设备等是否满足专利权利要求的所有要素进行评估的过程。
这需要注意以下几点：可靠的评估需要深入细致地了解标准对符合标准的设备的要求。例如，5G标准并不要求手机和基站采用相同的技术方案。此外，必须对专利权利要求的保护范围有非常准确和详细的了解：
只有当一项权利要求的每一个要素都能被符合标准的设备等必然满足时，专利的该项权利要求才是必要的。
这一点至关重要。例如，一项权利要求的5个限定性要素中有4个符合标准是不够的。保护范围是由权利要求的所有限定性要素确定的，因此每个权利要求要素都必须存在于符合标准的设备中，否则，该项权利要求不是标准必要的。因此，在必要性评估中，只有在验证了一项权利要求的每一个要素都能以一致且合乎逻辑的方式对应于符合标准的设备之后，才能认为该项权利要求对符合标准的设备而言是必要的。否则，该项权利要求就不是必要的。
这些必要性评估在业内是惯例做法，例如在寻求达成交叉许可协议时。在交叉许可中，双方同时既是SEP的权利人，又是生产符合标准的产品的实施者。
双方通常会交换权利要求对照表，这些文件用于说明标准的技术要求如何导致另一方符合标准的设备落入权利要求的范围。在分析了对方的权利要求对照表后，双方通常会进行会谈就对照表中所主张的必要性的相关问题进行讨论[15]。
理想的情况是，交换的权利要求对照表应以逻辑性、透明和一致的方式证明标准必要性。但遗憾的是，对于交换的权利要求对照表本身，目前还没有一个全行业的标准、模板或要求，而且各方的对照表质量也参差不齐。有的权利要求对照表仅粗略地复制标准文本，而不对如何理解标准对应性进行任何注释或解释，这将给接收方带来沉重的负担，使其无法知晓应当如何理解和确定必要性。权利要求对照表的制定应遵循上述逻辑性、透明和一致的原则。权利要求对照表尤其应该确定专利权利要求的每一个要素都能被符合标准的设备所满足，否则该权利要求就不是必要的。
PART/3
一个假设的例子
虽然不同的5G专利报告所确定的必要率存在很大差异[16]，如今的共识是，在因潜在的标准必要性而向ETSI披露的专利族中，只有一小部分确实包含了一个或多个对符合标准的产品而言必要的权利要求。事实上，有的报告中这种必要率低至个位数的百分比。并且，如前文所述，不同SEP权利人所披露的专利族组合之间的必要率差别很大亦是众所周知的，仅对被披露的专利族进行比较并不能提供太多信息。这也是意料之中的，因为不同的声明者可以采用不同的政策和标准来决定是否应该进行披露，而ETSI并不对被披露的专利族的潜在（未来或当前）必要性进行审查[17]。
因此，让我们假定，分析师决定分析一个向ETSI披露的5G专利族组合，其中真实的必要率为10%[18]。这意味着，在相关的专利族组合中，100个披露的专利族中有10个专利族至少包含一项必要权利要求（对特定的符合标准的产品而言），如下图1左侧所示。在该5G专利族组合中这10%的必要率是分析师试图找到的未知因素。必要性评估可解决披露专利和标准必要专利之间的差异。
在假设中，还假定分析师采用的评估方法并非绝对准确。假设分析的统一统计误差率为10%，也就是说，对于每一个被分析的专利族，分析师每10次会出错1次。这一假定的10%的误差率可与欧盟委员会联合研究中心对标准必要专利的必要性评估进行的试点研究的结果进行比较[19]，该研究结果显示，在最可能的情景下，"一致率"也只能达到84%（即不一致率为16%）[20]。
该假定的10%的误差率意味着10个标准必要的专利族中有1个被错误地认定为非标准必要的专利族，反之，90个非标准必要的专利族中有9个被错误地认定为包含标准必要的权利要求，如下图1右侧所示。
图 1：必要性分析中10%的统计误差会放大到标准必要专利组合规模估算中80%的误差。
因而，分析人员观察到的不是真正的10%的必要率，而是18%的必要率。事实上，这一结果是由同样多的正确识别出的标准必要专利族和错误识别的专利族组成的。
有人可能会问，这个误差是否会对结果产生严重影响。毕竟，10%和18%这两个数字在肉眼看来可能都很小。
事实上，在估算标准必要专利组合的规模时，这一误差会造成天壤之别。如果左边的专利组合包含100个标准必要专利族，那么分析师现在估计的规模将是180个。其结果是，分析方法中10%的统计误差率被放大为标准必要专利组合规模估算中80%的误差。
PART/4
讨 论
这个假设的例子说明了几个重要的发现：在我们的必要性评估中，一个小小的不确定性就可能完全颠倒结果。因此，尽管省时、省钱、省力可能具有吸引力，但在评估的严谨性和彻底性方面偷工减料，很可能会使评估结果变得不可靠并具有误导性。
为了进一步说明这一点，可以考虑另外两个被评估的专利组合：第二个专利组合真实的必要率为5%，第三个专利组合真实的必要率为15%。换句话说，如果三者的披露数量相同，那么第三个专利组合中的标准必要专利数量将是第二个专利组合的三倍。但未知因素，即误差率，也可能取决于由谁和用多少时间进行评估。披露的专利组合也可能不同，这就更难可靠地找到第二个专利组合中的标准必要专利。为便于说明，我们假设第二个专利组合的统计误差为15%，而第三个专利组合的统计误差仅为5%。值得注意的是，这些误差仍在由欧盟委员会委托进行的可行性研究得出的误差范围之内。结果如下表所示：如果披露的绝对数量相同，即使第三个专利组合中标准必要专利的真实数量是第二个专利组合的三倍，观察到的结果也会是三个专利组合的规模（以及必要率）大致相同。
真实标准必要率 | 分析误差 | 观察到的必要率 |
10% | 10% | 18.0% |
5% | 15% | 18.5% |
15% | 5% | 18.5% |
当然，在实践中分析误差的分布并不一定像上述例子中所展示的那样，但给我们的启示是：必要性评估的结果对分析误差非常敏感。在分析必要性时，如果样本数量较少，情况尤其如此[21]。然而，如果方法论存在固有的可靠性问题，那么增大样本量并不能纠正所观察到的必要率的偏差。
另一个挑战是估计我们分析中的不确定性。从实用的角度来看，同行评审或进行多次独立评估可能会明确误差率，即了解多次独立评估是否会得出不同的结论。这样做的一个问题是成本会成倍增加。
从示例中还可以看出，我们评估中的主要误差来自于非标准必要专利族被错误地认定为标准必要专利族[22]。这意味着分析方法将有利于那些向ETSI披露了大量非标准必要专利族的人，分析方法将鼓励进一步的过度披露。
因此，在进行必要性评估时，必须注意不要把非标准必要的专利族错误地视为标准必要的专利族。换句话说，在进行必要性评估时，必须把用于判断某项权利要求确实是标准必要的质量标准定得很高：
必要性评估的前提假设必须是，在一件专利的一项权利要求的每一个要素都被一致、明确地证明是标准所要求之前认为该项权利要求不是标准必要的。
事实上，从我们的例子中观察到的这一点与业界描述和使用的必要性评估原则相符，即只有当符合标准的设备必然覆盖一件专利的一项权利要求中的每一个要素时，该项权利要求才是标准必要的。如果偏离这一原则，将"部分必要"的权利要求也算在内，就会得出非常随意的、在很大程度上带有主观色彩的结果。
请看下面两个假设的权利要求要素，除了一个单词之外，它们乍一看非常相似：
a) “wherein the mobile terminal increments the parameter X at each reception of message M”
“所述移动终端在每次接收到消息M时递增参数X
b) “wherein the mobile terminal increments the parameter X at reception of message M”
"所述移动终端在接收到消息M时递增参数X"
如果我们发现标准要求移动终端在接收相关消息时，在合理的条件下递增一个与"X"相对应的参数，那么我们就有可能得出结论，这两个权利要求要素都是标准所要求的。
然而，a)中的权利要求要素与b)中的权利要求要素相比，由于增加了一个单词，被限缩很多。例如，如果同一标准的其他部分规定了额外的要求，即终端接收同一消息时不递增与'X'相对应的参数，则权利要求要素a)不能满足该要求，相应的专利权利要求也就不具有标准必要性。这是因为移动终端无需"每次"递增参数。因此，在这个例子中，"每次"这个微小字眼的存在可能是权利要求是否标准必要的决定性因素。而要确定这一点，就需要对标准是否要求移动终端每次都递增相关参数进行深入分析和详细了解。粗略的权利要求和标准分析可能会忽略这种差异。
在实践中，评估误差（如假设的例子所示）不会是随机分布的。许多披露的专利族能相当快就被认为不具有标准必要性而被排除，这种正确的可能性通常是比较高的。而必要性评估的难点在于，当被分析的权利要求可能是标准必要的时候，进行全面的分析。只有对权利要求的要素和标准的要求都进行详细和非常深入的分析，才能最终得出正确的结论。事实上，解决这个问题所要借助的工具就是前文所提到的需要提供一致而明确的标准必要性证据的权利要求对照表。
本文不涉及与专利有效性相关的问题。本文的假定是，所分析的权利要求本来是有充分理由获得授权的。但必要性评估有时与专利有效性密切相关：对一项已授权的权利要求的范围作过于宽泛的解释以实现肯定的必要性判定，却有可能同时导致该项权利要求被无效。这是因为，例如，在授权时没有考虑到的现有技术现在可能导致该项权利要求被无效。这时的选择是：a.)该项权利要求在授权的范围内不是标准必要的；或b.)该项权利要求是标准必要的，但由于范围扩大而被无效。因此，彻底的必要性分析可能还需要进行与专利有效性相关的工作。
最后，值得一提的是，即使可以完全确认所有标准必要专利（即我们上述例子中的误差率为零），其结果仍不能直接等同于专利价值。这是因为一项标准必要专利中的专利技术的贡献可能与另一项标准必要专利中的专利技术的贡献大相径庭。
PART/5
结 论
对必要性的粗略评估很容易得出不可靠、误导性甚至错误的结论。尽管省时、省钱、省力的做法可能具有吸引力，但如果要得出有意义的结果，必须坚持严谨性和全面性。在分析符合标准的设备是否必然落入被分析的权利要求保护范围时，必须先推定该权利要求不是标准必要的，直到确定其为标准必要的为止。构建这一分析的方法是制作高质量的权利要求对照表，以清晰、一致的方式逐一说明一项权利要求的所有要素如何被相关标准所要求。
免责声明：Mats Sgfors博士现任爱立信知识产权和许可部门策略和专利组合管理总监。本文中表达的所有观点均为作者个人观点，不必然代表爱立信的立场。
注释
[1] “The Mobile Economy 2023”, GSMA 2023, at https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2023/03/270223-The-Mobile-Economy-2023.pdf
[2] See https://www.etsi.org/committee/3gpp
[3] “5G standards and the stark divide between innovators and implementers”, Georgios Effraimidis and Kirti Gupta, IAM, 2022, at https://www.4ipcouncil.com/application/files/2016/5769/1919/5G_standards_and_the_stark_divide_between_innovators_and_implementers_-_IAM_2.pdf
[4]获取具体报告请参考链接 http://yingkebao.top/web/formview/653f97c575a03c4acda9ef94
[5] ETSI成员在标准制定过程中，如发现自己持有可能是或可能成为标准必要的专利或申请，必须及时通知总干事，详见https://www.etsi.org/intellectual-property-rights。披露（disclosure）在一些语境下作为声明（declaration）的同义词使用。
[6] 权利要求通过发明的技术特征来定义寻求专利保护的事项。
[7] “The current cost of transparency in IoT patent licensing”, Claudia Tapia and Gabriele Mohsler, IAM, 2019, at https://www.iam-media.com/article/transparency-in-iot-licensing
[8] 必要率（essentiality ratio 或essentiality rate）是指在所分析的由披露的专利族组成的专利组合中包含至少一项具有标准所要求的保护范围的授权专利的专利族的比例。有时，所公布的比例是针对一个专利组合中所有披露的专利族而言的，该专利组合可能包括没有任何授权专利的专利族。然而，请注意，根据定义，没有任何授权专利的专利族不可能是标准必要的。
[9] 例如，以下报告指出各公司的必要率在3.4%到21%之间变化：“The BMWi should not rely on the IPlytics 5G Report to understand 5G technology leadership”, Richard Vary and Matthew Nobel, Bird & Bird, 2020 at https://www.twobirds.com/en/insights/2020/germany/the-bmwi-should-not-rely-on-the-iplytics-5g-report-to-understand-5g-technology-leadership
[10] 例如，利用ETSI数据库中的自我声明的披露，并不能反映标准必要专利的所有权。
[11] “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on standard essential patents and amending Regulation (EU)2017/1001”, April 2023, at https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents_en
[12] 《5G专利报告对比分析与差异性问题研究》；and
“5G SEP leadership in 2021”, Robert Stoll, ManagingIP, 2021, at https://www.managingip.com/article/b1twtv75vtknvq/5g-sep-leadership-in-2021
[13] “Patent Landscaping Studies and Essentiality Checks: Rigorous (and Less Rigorous) Approaches” (January 27, 2022), Haris Tsilikas, Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society, Volume LVII No. 1, March 2022, p. 31, at https://ssrn.com/abstract=4019630; 评估5G专利领导力：可信报告的重要性 “Estimating 5G Patent Leadership: The Importance of Credible Reports”, Igor Nikolic, 15 April 2022.该中文文章2022年发表于中国知识产权杂志 The Chinese version of this paper was published in China IP Magazine 2022, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4109222 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4109222
[14] 要获取准确的定义, 请参见ETSI知识产权政策（IPR policy）中对必要（Essential）一词的定义：https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf
[15] “Good and Bad Practices in FRAND Licence Negotiation” (chapter) in Resolving IP Disputes, Herranz and Claudia Tapia, Zeiler/Zojer (eds), pp. 49 -68, 2018.
[16] 请参见《5G专利报告对比分析与差异性问题研究》表17 See Table 17 in<comparative analysis="" and="" study="" of="" the="" disparity="" 5g="" patent="" reports="" (Title, source, year. )>
[17] See https://ipr.etsi.org/
[18] 10%是一个切合实际的估计：多份报告称必要率甚至更低。请参见《5G专利报告对比分析与差异性问题研究》表17 See Table 17 in
[19] “Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents”, Rudi Bekkers et al., Nikolaus Thumm (ed.), EUR 30111 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-16667-2, doi:10.2760/68906, JRC119894 , page 78 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894
[20] See “Essentiality Rate Inflation and Random Variability in SEP Counts with Sampling and Essentiality Checking for Top-Down FRAND Royalty Rate Setting”, Keith Mallinson, WiseHarbor, 2021 at https://www.wiseharbor.com/wp-content/uploads/2021/09/Perils-of-sampling-SEPs-Mallinson-30-Sept-2021.pdf ，了解“准确性（Accuracy）”与“一致性（Consistency）”之间的关系。
[21] “Essentiality Rate Inflation and Random Variability in SEP Counts with Sampling and Essentiality Checking for Top-Down FRAND Royalty Rate Setting”, Keith Mallinson, WiseHarbor, 2021 at https://www.wiseharbor.com/wp-content/uploads/2021/09/Perils-of-sampling-SEPs-Mallinson-30-Sept-2021.pdf
[22] Ibid.
作者简介
Mats Sgfors
博士
爱立信知识产权和许可部门策略和专利组合管理总监
Mats Sgfors博士现任爱立信知识产权和许可部门的策略和专利组合管理总监。自1998年以来，Sgfors博士一直是产品开发、研究和3GPP标准化的重要贡献者。他是100多族专利（在全球范围内获得了500多项授权专利，其中一些是蜂窝通信的标准必要专利）的共同发明人。2019年，欧盟委员会通过其研究中心开展了一项对第三方必要性检查的可行性进行评估的项目，Sgfors博士是支持该项目的咨询委员会的成员。
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场） 封面来源 | Pixabay往期热文
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